分割出願の審査請求の要否をどう判断するか

2022/11/08

以前に、特許査定後のコピー分割（バックアップ分割）のおすすめを書きました。

特に早期審査で早期に特許査定が出たときに、後々権利範囲を変更する余地を残すため、保険的に・バックアップの意味も込めてコピー分割をしておくという趣旨です。

さて、そんなコピー分割の審査請求の要否を判断する時期も、分割出願から2年後くらいに（親出願から3年後に）訪れます。
その時に、審査請求をするか否か、どう判断すればいいでしょうか？

基本的な考え方

まず、基本的な考え方として、コピー分割自体はバックアップとして、保険的な意味合いでしているものなので、
下記に述べるような積極的な要素がなければ、審査請求はしないという判断が自然なものになります。

せっかく出願したのに、審査請求をしないとみなし取り下げになってしまうけどそれでいいの？という感覚もあろうかと思いますが、元々のコピー分割自体が保険的な意味合いなので、保険をかけたけど特に必要な事情が生じなかったから保険をかけ捨てたということですね。保険料自体も、そこまで高いものではないです。

逆に、必要な事情が生じて審査請求をするときは、それを活用してどんな権利範囲を取りたいのかということを決めて、自発補正もセットで行うことになります。

審査請求をしたほうがいい要素

コピー分割の審査請求をしたほうがいい要素は、
「親特許の権利範囲では不十分な事情が生じているか」
「延命措置を図る必要があるか」
ということです。

前者は例えば、
・時間がたって、競合サービスが出てきたが、微妙な表現の違い、限定事項のせいで権利行使ができず、それに当て込むように権利範囲を拡張・変更するチャレンジがしたい。

・親特許の時に少し妥協して権利範囲を限定したが、やはりそれを広げるチャレンジをしたい。

・時間がたって改めて見直すと、親特許のクレームに余計な限定があり、そのせいで権利行使ができない競合サービスがある。

といった事情です。
いずれも、親特許の権利範囲と競合サービスとを対比したときに、十分かどうか、不十分な場合それを埋めるような修正が親特許の明細書からできそうか、という判断になります。

また、
・自社サービスの仕様を変更して、それをカバーできるように権利範囲を変更したい
という事情もあり得ますね。

後者としては主に、
・権利行使をする可能性がある競合他社の実施がある
ため延命措置を図っておきたい、という事情ですね。

親特許の権利範囲が十分に見えても、係争の過程でポイントをずらしたり、場合によってはより具体化して狭めて審査請求をして無効化リスクを抑えることも考えられます。

一応、すごく贅沢な使い方として、
・特段そういう事情は生じていないが、変更できる余地（時期的猶予）を引っ張っておきたい
という理由で、単に審査請求だけしておいて、審査結果が確定するまで分割の分割をできるようにしておくという使い方もあります。いくらお金をかけてでも引っ張り続けたい超重要基本特許の場合は、それも無くはないです。

逆に、これらの事情が特になく、親特許の権利範囲で十分ということであれば、審査請求は不要かなということになります。

実際は、取りたい内容を取れるかどうかは親出願の明細書にどこまで書いているかも関わってくるので、悩んだら相談してください！

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