島野製作所－アップル　特許権侵害訴訟　判決解説（平成26(ワ)20422）

アップルと島野製作所の特許権侵害訴訟の判決文が公開されましたので、久しぶりに判決解説でも。

 

前提事実

判決文PDFはこちら。全文テキストはこちらでも見れます。

問題となっている特許権は、「特許第5449597号（特願2013-88790）」です。公報PDFを貼っておきます。JPB-0005449597

なお、本特許は分割出願で、親出願は「特許第5280511号（特願2011-271985）」JPB-0005280511（親出願）

 

さて、アップルの部品メーカーである島野製作所がアップルを特許権侵害で訴えた今回の事件ですが、本件事件とは別に、独禁法違反でも争われています。本件事件は特許権侵害による差止請求と損害賠償請求が求められ、いずれも棄却されました。

争点は下記のとおり。

⑴ 被告製品における構成要件充足性
ア 構成要件Ｄ１「略円錐面形状を有する傾斜凹部」の充足性
イ 構成要件Ｄ２「押付部材の球状面からなる球状部」の充足性
ウ 構成要件Ｄ２「押圧」の充足性
⑵ 本件特許についての無効理由の有無 
ア 冒認出願
イ 共同出願違反
ウ 乙２１文献による進歩性の欠如
エ 乙２２文献による進歩性の欠如
オ 補正要件及び分割要件違反
⑶ 被告アップルの実施権の有無
⑷ 損害額

 

いずれも興味深い争点ですが、裁判所はこのうち、「イ 構成要件Ｄ２「押付部材の球状面からなる球状部」の充足性」のみの検討でバッサリ切っています。つまり、アップルの製品は本件特許権を侵害しないから、その余の争点について判断するまでもないと。

ここでも、この点についてのみ解説します。

 

争点の解説

アップルの製品が「押付部材の球状面からなる球状部」という構成要件を充足するか否かの争点ですが、より具体的には、
押付部材が「球」に限られるのか、
それとも押付部材の一部に球状の面があれば足りるのか、
という権利範囲の解釈が問題となっています。

改めて、本件特許権の請求項1を見てましょう。

【請求項１】
　管状の本体ケース内に収容されたプランジャーピンの該本体ケースからの突出端部を対象部位に接触させて電気的接続を得るための接触端子であって、
　前記プランジャーピンは前記突出端部を含む小径部及び前記本体ケースの管状内周面に摺動しながらその長手方向に沿って移動自在の大径部を有する段付き丸棒であり、前記プランジャーピンの前記突出端部を前記本体ケースから突出するように前記本体ケースの管状内部に収容したコイルバネで付勢し、
　前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円錐面形状を有する傾斜凹部に、押付部材の球状面からなる球状部を前記コイルバネによって押圧し、前記大径部の外側面を前記本体ケースの管状内周面に押し付けることを特徴とする接触端子。

 

図面がこちら。

この30が、実施例では「絶縁球30」であり、請求項の押付部材に当たります。実施例としては押付部材は球体であると。

請求項の「押付部材の球状面からなる球状部を前記コイルバネによって押圧し」という文言だけを見ると、押付部材のうち、球状面からなる球状部を使って押圧しているのだから、押付部材全体が球体である必要性は無いように読めます。

しかし、裁判所は、親出願から分割され、補正された流れと、明細書の記載を参酌しています。

 

 

本件特許は、2013年4月19日に分割出願と同時に補正し、早期審査請求をかけています。拒絶理由通知を一度通知されましたが、意見書・補正書の提出により、2013年11月29日に特許査定を受けています。

親出願は特願2011-271985、こちらは、2013年2月28日に最初の拒絶理由通知を受けた後、2013年4月19日に補正を行い、2013年5月17日に特許査定となっています。

つまり、時系列的には、親出願の拒絶理由通知に対する補正手続きと同時に、分割出願をしています。

 

 

ここからは推測ですが、親出願について特許査定の見込みが立ったものの、このままの請求項ではアップル製品が権利範囲に入らない。そこで分割出願によって請求項の記載を改め、実際の製品と対比検討をしながら、確実に権利範囲に入るような請求項を考えて分割出願をしたのでしょう。

どうやらアップル製品における押付部材に当たる部材の形状は「マッシュルーム形状」らしいです。このマッシュルーム形状であっても権利行使できるようにしたい。そういう狙いのもと、分割後の補正がされた請求項がこちら。

【請求項１】 　管状の本体ケース内に収容されたプランジャーピンの該本体ケースからの突出端部を対 象部位に接触させて電気的接続を得るための接触端子であって、 　前記プランジャーピンは前記突出端部を含む小径部及び前記本体ケースの管状内周面に 摺動しながらその長手方向に沿って移動自在の大径部を有する段付き丸棒であり、前記プ ランジャーピンの前記突出端部を前記本体ケースから突出するように前記本体ケースの管 状内部に収容したコイルバネで付勢し、 　前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円錐 面形状を有する傾斜凹部に、少なくとも一部に球状面を有する押付部材の球状部を前記コ イルバネによって押圧し、前記大径部の外側面を前記本体ケースの管状内周面に押し付け ることを特徴とする接触端子。

 

違いが分かりますか？一番のポイントは、「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」という記載です。

つまり、親出願の実施例でも請求項でも「絶縁球」として記載していた箇所が、実際のアップル製品では球体ではない点が懸念だったのでしょう。

そこで、「絶縁球」を「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」という記載に変え、全体が球体ではなくても（マッシュルーム形状であっても）権利範囲に入るような工夫をしたのです。確かにこの記載であれば、明らかに全体が球体ではなくても、一部が球状面であれば権利範囲に入ると思われます。

 

しかしながら、審査過程で、この補正は新規事項の追加であることが指摘されました。元々の明細書には、単に絶縁球であることしか開示が無かったためです。

そこで、「少なくとも一部に球状面を有する押付部材の球状部」を「押付部材の球状面からなる球状部」と補正し、特許査定を受けたのが本件特許です。

 

また、早期審査に関する事情説明書においても、特許請求の範囲の記載のうち「押付部材」が「ボール」 である旨を記載しています。

 

そういう背景のもと、「押付部材の球状面からなる球状部」という記載から、押付部が球体であると限定解釈すべきかどうか、が今回の具体的な争点です。

 

判決文抜粋

さて、改めて、原告の主張はこちら。

「押付部材」は，特許請求の範囲の文言上「球状面からなる球状部」を 備えるという限定しかないところ，通常の用語の意義に照らすと，その一 部に球状の面があればよいと解すべきである。被告製品のポゴピンのコマ は一部に球状面があるから，構成要件Ｄ２「押付部材の球状面からなる球 状部」を充足する。 被告は，「押付部材」が「球」に限られる旨主張する。しかし，本件明 細書において「球」が開示されているから同時に「球」を構成する「球状 面」についても開示されているといえるし，本件発明はコイルバネの弾性 力の作用する方向を変更させてプランジャーピンを傾かせることに技術的 意義がある（段落【００３３】）ところ，こうした技術的意義を実現する には押付部材の一部に球状の面があれば足りる。また，本件の特許出願に おける審査経過を見ても，原告は本件の特許出願に関する早期審査に関す る事情説明書（乙７）において「押付部材」が「ボール」である旨の記載 をしているが，押付部材について強調する趣旨の記載でないし，平成２５ 年１０月２５日付け拒絶理由通知（乙４）の後に「少なくとも一部に球状 面を有する押付部材」との記載を「押付部材の球状面からなる球状部」と 補正した（乙６）のは，表現を分かりやすくするためにすぎないのであっ て，「押付部材」を「球」に限定する趣旨を含んでいない。したがって， 被告の主張は失当である。

 

被告の主張はこちら。

構成要件Ｄ２の「押付部材の球状面からなる球状部」について，原告は， 本件の特許出願に関する早期審査に関する事情説明書（乙７）において， 以下のとおり補正される前の「少なくとも一部に球状面を有する押付部材 の球状部」という特許請求の範囲の記載のうち「押付部材」が「ボール」 であることを認めていた。 また，平成２５年１０月２５日付け拒絶理由通知（乙４）において，特 許請求の範囲の請求項１には「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」 が記載されているが，原出願に「押付部材」として記載されていたのは 「絶縁球」のみであり，「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」ま でもが原出願に記載されていないから，上記請求項１に係る発明は適法な分割出願でないという指摘を受けたのに対し，原告は反論することなく 「少なくとも一部に球状面を有する押付部材の球状部」を「押付部材の球 状面からなる球状部」と補正した（乙６）。このことによって，原告は 「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」の権利化を断念して放棄し たから，構成要件Ｄ２の「押付部材」は単なる「球」であると解すべきで ある。 ところが，被告製品の押付部材は，マッシュルーム形状であり，球でな いから，構成要件Ｄ２を充足しない。

 

 

そして、裁判所は下記のように判断しました。

⑴ まず，特許請求の範囲の記載をみるに，本件発明は，コイルバネで付勢し てプランジャーピンを突出させる接触端子に関するものであり（構成要件Ａ ～Ｃ），コイルバネがプランジャーピンを直接押圧するのではなく，コイル バネとプランジャーピンの間に「押付部材」が介在し，これがコイルバネか ら付勢を受けて，その「球状面からなる球状部」がプランジャーピンの傾斜 凹部を押圧することに特徴がある（構成要件Ｄ１～３）。 この「押付部材」という語は当該部材が果たす機能をそのまま記述したも のであるところ，その形状に関しては，プランジャーピンの傾斜凹部に押圧 される部分が「球状面からなる球状部」であるとされるのみであり，それ以 外の部分（コイルバネから付勢される部分，コイルバネ側とプランジャーピ ン側の中間部分）の形状については特許請求の範囲に何ら記載がない。そう すると，上記押圧される部分が球状に丸くなっていればそれ以外の部分はい かなる形状でもよいと解する余地がある。他方，押付部材の形状は，上記機 能を果たし得るものに限定されると考えられる上，同機能を果たすものであ ればいかなる形状の部材でも本件発明の技術的範囲に含まれるとすることは， 現に発明をして明細書に開示した範囲で保護を与えるという特許制度の趣旨 に反しかねない。そこで，特許請求の範囲に記載された「押付部材」の語の意義を解釈するため，本件明細書（甲２）の発明の詳細な説明の記載及び図 面を考慮することとする。

⑵ 本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると，「押付部材」との語は一 切用いられていない。本件発明の接触端子においてプランジャーピンとコイ ルバネの間に介在する部材として開示されているのは「絶縁球」のみであり， 図面に示されたのも球のみである。 すなわち，本件発明は，背景技術として，コイルバネが直接プランジャー ピンに触れるとコイルバネに電流が流れて焼き切れてしまうので，プランジ ャーピンとコイルバネの間に絶縁球を介在させた接触端子が存在したことを 前提に（段落【０００２】～【０００４】），比較的大きな電流を流し得る接 触端子を提供することを目的として（同【０００８】），プランジャーピンの 大径部（コイルバネ側）の端部を切削して袋孔を形成し，その底部を円錐面 とするとともに，円錐の中心軸とプランジャーピンの中心軸をオフセットさ せることによって，プランジャーピンの大径部の外側面を本体ケースの内周 面に強く押し付け，確実に電流を流すことができるようにしたものである （同【０００９】，【００１３】～【００１５】）。そして，実施例及び参考例 をみても，押付部材に相当する部材としては「絶縁球」のみが記載されてい る（同【００２４】～【００３０】，【００３２】，【００３６】，【００３９】 ～【００４２】，【図２】，【図４】，【図６】）。 以上のとおり，押付部材として本件明細書に開示されているのは球のみで あり，これと異なる形状の押付部材があり得ることを示唆する記載は見当た らない。そうすると，本件明細書の記載を考慮すると，本件発明における押 付部材の形状は球に限られると解するのが相当である。

⑶ さらに，本件特許の出願経過についてみるに，後掲の証拠及び弁論の全趣 旨によれば，①本件特許は，特願２０１１－１９２４０７号を優先権の基礎 とする特願２０１１－２７１９８５号（原出願）から分割出願されたものであること（甲２），②上記優先権の基礎とされた出願及び原出願は，いずれ も名称を「接触端子」とする発明に関するものであり，特許請求の範囲，発 明の詳細な説明及び図面を通じ，プランジャーピンとコイルバネの間に介在 する部材として記載されているのは「絶縁球」のみであること（乙１３，１ ４），③本件特許は平成２５年４月１９日に分割出願されたものであり，そ の特許請求の範囲に，プランジャーピンとコイルバネの間に「押付部材」を 介在させる旨記載されたこと（乙１５），④原告は，同年１０月１１日，押 付部材に係る特許請求の範囲の記載を「少なくとも一部に球状面を有する押 付部材の球状部」と補正したこと（乙１７），⑤これに対し，同月２５日， 特許法３６条６項１号違反を理由１（発明の詳細な説明には押圧部材に絶縁 球を用いることが記載される一方，請求項１には絶縁性を有しない押圧部材 が記載されていること），同法２９条１項３号及び２項の違反を理由２及び ３（原出願に「押付部材」として記載されていたのは「絶縁球」のみであり， これを「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」とすることは適法な分 割出願でないので，請求項１記載の発明は原出願の公開特許公報により新規 性又は進歩性を欠くこと）とする拒絶理由通知が発せられたこと（乙４）， ⑥原告は，同年１１月８日，上記④の補正後の特許請求の範囲の記載を「押 付部材の球状面からなる球状部」と補正する旨の手続補正書と，絶縁性を有 しない押付部材でも本件発明の効果を奏するので，発明の詳細な説明に記載 されたものといえる旨の意見書を提出したこと（乙５，６），⑦同月２７日 に特許査定がされたこと（乙１９），以上の事実が認められる。 上記事実関係によれば，本件発明の「押付部材」は，少なくとも一部に球 状面を有するものでは足りず，その全体が球であるものに限られるというこ とができる（仮に，一部にのみ球状面を有するものが含まれるとすれば，本 件特許は違法な分割出願によるものとして新規性欠如の無効理由を有するこ とが明らかである。）。

⑷ 以上によれば，構成要件Ｄ２の「押付部材」は「球」に限定されると解す べきものであって，別紙被告ポゴピン断面図記載の「コマ」がこれに当たる とは認められないから，被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと判断 するのが相当である。

⑸ これに対し，原告は，①「押付部材」については，特許請求の範囲の文言 上，「球状面からなる球状部」を備えるという限定しかない，②本件明細書 には「球」が開示されているから，「球状面」も開示されている，③コイル バネの弾性力の作用する方向を変更させてプランジャーピンを傾かせるとい う本件発明の技術的意義を実現するには，押付部材の一部に球状面があれば 足りる，④前記⑶⑥の補正は，表現を分かりやすくするためであり，「押付 部材」を「球」に限定するものでない旨主張する。 そこで判断するに，上記①の主張は前記⑴及び⑵で説示したところに照ら し失当である。上記②の主張につき，本件明細書が開示するのが球のみであ ることは前記⑵のとおりであり，表面の一部に球状の部分がありさえすれば 他の部分はいかなる形状であってもよい旨の開示があるとは解し得ない。上 記③の主張につき，技術的意義について原告主張のように考えられるとして も，本件明細書には一部に球状面があれば足りることをうかがわせる記載は なく，原告の主張は本件明細書の記載を離れたものというほかない。上記④ につき，原告主張のように一部が球状面であればよいというのであれば補正 前の「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」との記載のままで十分明 確であり，原告がこれを「押付部材の球状面からなる球状部」と補正したの は，「少なくとも一部」と記載したのでは分割要件違反により新規性又は進 歩性を欠く旨の拒絶理由を回避するためであったとみるのが合理的である。 したがって，原告の主張はいずれも採用できない。

 

感想

この判決文を見て思い出したのは、同じくアップルを特許権侵害で訴えた個人発明家の事件。

あれも分割出願の特許権による訴訟でした。分割戦略が非常に上手くいった事例で、製品販売後に分割出願をし、クリックホイールが確実に権利範囲に入るように請求項の合わせこみがされています。

そして、その分割戦略が上手くいった理由の一つが、元々の出願から、非常に多くのバリエーションの図面と記載があったこと。だからこそ、実際の製品を見ながら、うまいクレーム作成ができたわけです。

翻って今回の特許では、単に絶縁球としか記載がされていない。それを、なんとかうまく合わせこんでいこうとしているのですが、なかなか上手くいかない。

教訓として言えるのは、とても当たり前のことではあるけど、特にメカニカルな構造については多くのバリエーションを記載しておくことが重要。

 

実施例として球体のものを見せられたときに、「これってホントに球体である必要ありますか？他にどんな形の可能性がありますかね？じゃあそういう形状の例も書いておきますね。請求項も球体じゃなくていいように読める記載にしておきますか。」というやり取りができるかどうか。

 

しかし、今回の件はなかなか微妙なラインですね。

例えば、実施例では絶縁球だけが記載されていたとして、当初のクレームから「少なくとも一部に球状面を有する押付部材」と書かれていたとしてら、これはサポート要件違反でしょうか？
当初のクレームから「球状面からなる球状部」と書かれていたとしても、球体に限定解釈すべきでしょうか？
一つの実施例として球体が開示されているとしても、本当に球体に限定解釈するのが妥当なのか。

なんとなくですが、分割して、無理に広げようとして突っ込まれたから補正したという経緯が、悪い方向へ強く印象を与えているように感じます。

最初から「球状面からなる球状部」くらいのマイルドな補正ですんなり通っていれば、余計な限定解釈はされなかったかもしれない、けど、それもおかしな話か。

また、球体をマッシュルーム形状にしただけで権利範囲から外れるという、そこだけが相違点だとすれば、均等論侵害の主張もあり得るように思います。難しいかな。

 

知財高裁へ控訴しているということなので、引き続き注目します。その他の争点も見てみたいですね。

 - 特許

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